Anmerkung zu:EuGH 5. Kammer, Urteil vom 12.09.2019 - C-541/18
Autor:Dr. Mathias Kochendörfer, RiOLG
Erscheinungsdatum:21.11.2019
Quelle:juris Logo
Normen:EGRL 95/2008, EGV 40/94
Fundstelle:jurisPR-WettbR 11/2019 Anm. 1
Herausgeber:Jörn Feddersen, RiBGH
Zitiervorschlag:Kochendörfer, jurisPR-WettbR 11/2019 Anm. 1 Zitiervorschlag

Berücksichtigung aller üblichen und praktisch bedeutsamen Verwendungsarten - #darferdas?



Leitsatz

Art. 3 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken ist dahin auszulegen, dass die Unterscheidungskraft eines als Marke angemeldeten Zeichens unter Berücksichtigung aller relevanten Tatsachen und Umstände, einschließlich sämtlicher wahrscheinlicher Verwendungsarten der angemeldeten Marke, zu prüfen ist. Mangels anderer Anhaltspunkte handelt es sich dabei um die Verwendungsarten, die angesichts dessen, was in der betreffenden Branche üblich ist, praktisch bedeutsam sein können.



A.
Problemstellung
Für Bekleidungsstücke werden gerne Zeichen als Marke angemeldet, die als „Fun-Spruch“, politische Aussage oder Hinweis auf bekannte Orte oder Personen verwendet werden können. Werden sie als gut sichtbares Motiv auf T-Shirts, Kappen oder Ähnlichem aufgedruckt, fasst sie der Verkehr in der Regel als dekoratives Element oder als Botschaft sozialer Kommunikation auf, nicht als Unterscheidungsmittel. Somit steht das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft im Raum. Allerdings sind andere, wenn auch weniger wahrscheinliche Verwendungen denkbar, bei denen ein Verständnis als Herkunftshinweis nicht ohne weiteres ausgeschlossen werden kann. Das gilt zum Beispiel für die Verwendung auf dem Etikett. Zwischen dem BPatG und dem BGH besteht Streit, ob solche Verwendungen im Eintragungsverfahren zu berücksichtigen sind, oder ob nur auf die wahrscheinlichste Verwendung abzustellen ist.


B.
Inhalt und Gegenstand der Entscheidung
I. Die Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) hat die Anmeldung der Wortmarke #darferdas? für Waren der Klasse 25 (Bekleidungsstücke, insbesondere T-Shirts; Schuhwaren; Kopfbedeckungen) wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen.
Die Beschwerde der Anmelderin zum BPatG ist erfolglos geblieben (BPatG, Beschl. v. 03.05.2017 - 27 W (pat) 551/16).
Das BPatG hat ausgeführt, die wahrscheinlichste und zugleich eine praktisch bedeutsame Verwendungsform der Zeichenfolge sei eine Verwendung als deutlich sichtbarer Schriftzug auf der Vorderseite oder Rückseite von Bekleidungsstücken und somit als Motiv. Bekleidungsstücke wie T-Shirts, Schuhwaren und Kopfbedeckungen seien oftmals mit „Fun-Sprüchen“ oder bekenntnishaften Aussagen versehen. Bei dem angemeldeten Zeichen handele es sich um eine unmittelbar verständliche Frage. Sie sei aus gebräuchlichen Wörtern der deutschen Sprache zusammengesetzt. Das vorangestellte Rautezeichen „#“ werde als Hinweis darauf angesehen, dass es um die schlagwortartige Bezeichnung eines Diskussionsthemas zu der Frage „Darf er das?“ gehe („Hashtag“). Das Zeichen werde daher vom angesprochenen Verkehr nicht als Unterscheidungsmittel verstanden.
Gegen diese Entscheidung legte die Anmelderin Rechtsbeschwerde ein. Der BGH hat das Verfahren ausgesetzt und dem EuGH folgende Frage zur Auslegung von Art. 3 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 2008/95/EG zur Vorabentscheidung vorgelegt (BGH, EuGH-Vorlage v. 21.06.2018 - I ZB 61/17 - GRUR 2018, 932 „#darferdas?“):
Hat ein Zeichen Unterscheidungskraft, wenn es praktisch bedeutsame und naheliegende Möglichkeiten gibt, es für die Waren oder Dienstleistungen als Herkunftshinweis zu verwenden, auch wenn es sich dabei nicht um die wahrscheinlichste Form der Verwendung des Zeichens handelt?
II. Der EuGH stellt zunächst klar, es sei nicht von vornherein ausgeschlossen, dass ein das Rautezeichen („hashtag“) beinhaltendes Zeichen geeignet sei, die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu identifizieren. Es sei nämlich möglich, dass ein solches Zeichen dem Verkehr im Zusammenhang mit Waren oder Dienstleistungen präsentiert werde und die wesentliche Funktion einer Marke erfüllen könne.
1. Ob ein Zeichen Unterscheidungskraft habe, sei anhand der erfassten Waren oder Dienstleistungen und anhand seiner Wahrnehmung durch die maßgeblichen Verkehrskreise zu beurteilen. Die Beurteilung der Wahrnehmung des Durchschnittsverbrauchers müsse konkret erfolgen, wobei alle relevanten Tatsachen und Umstände zu berücksichtigen seien.
2. Der Anmelder einer Marke müsse zum Zeitpunkt seiner Markenanmeldung weder angeben noch genau wissen, wie er die angemeldete Marke im Fall ihrer Eintragung benutzen werde. Die zuständige Behörde könne unter diesen Umständen für die Beurteilung der Frage, in welcher Art und Weise die Marke im Fall ihrer Eintragung dem Durchschnittsverbraucher wahrscheinlich präsentiert werde, auf die Üblichkeiten der betreffenden Branche zurückgreifen. Seien in der betreffenden Branche mehrere Verwendungsarten praktisch bedeutsam, müssten diese bei der Prüfung der Unterscheidungskraft berücksichtigt werden.
3. Das vorlegende Gericht habe zwei Arten der Anbringung ermittelt, die in der Bekleidungsbranche üblich und praktisch bedeutsam seien: Die Anbringung auf der Außenseite der Ware und auf dem eingenähten Etikett auf der Innenseite. In einer solchen Situation müssten bei der Prüfung der Wahrnehmung des Durchschnittsverbrauchers beide Verwendungsarten berücksichtigt werden.


C.
Kontext der Entscheidung
Durch die Entscheidung ist der Streit zwischen dem BPatG und dem BGH entschieden. Es ist nun geklärt, dass bei der Prüfung der fehlenden Unterscheidungskraft auf alle praktisch bedeutsamen Verwendungsarten abzustellen ist. Dies ist zu begrüßen. Bei der Anmeldung einer Marke muss noch nicht feststehen, in welcher Art und Weise sie für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen verwendet werden wird. Zeichen, die aus gebräuchlichen Wörtern oder Bildern bestehen, können je nach Kontext unterschiedlich aufgefasst werden. Erst nach Ablauf der Benutzungsschonfrist ist zu beurteilen, ob eine markenmäßige Verwendungsform gewählt wurde.
I. Das BPatG stütze bislang seine Auffassung, wonach es nur auf die wahrscheinlichste zu erwartende Verwendungsart ankomme, auf die „Deichmann SE“-Entscheidung des EuGH (vgl. BPatG, Beschl. v. 23.06.2017 - 26 W (pat) 544/16 Rn. 45 „Schloss“; Beschl. v. 11.10.2018 - 25 W (pat) 64/17 Rn. 39 „Orangefarbenes Rechteck mit drei weißen Punkten“). In dieser Entscheidung ging es allerdings um einen sehr speziellen Fall. Gegenstand der Anmeldung war eine für Schuhe beanspruchte Bildmarke in Gestalt eines zweidimensionalen Winkels, der aufgrund einer umlaufenden gestrichelten Linie als aufnähbare Applikation erkennbar war. Die wahrscheinlichste (und wohl auch einzig naheliegende) Verwendung war damit die Anbringung als dekorative oder verstärkende Applikation auf Schuhen. Der EuGH hatte vor diesem Hintergrund ausgeführt, die Eintragungsbehörde sei nicht verpflichtet, die Prüfung der Unterscheidungskraft auf andere Verwendungen der angemeldeten Marke zu erstrecken als diejenige, die er auf diesem Gebiet als die wahrscheinlichste erkennt (EuGH, Beschl. v. 26.04.2012 - C-307/11, C-307/11 P Rn. 55 - GRUR 2013, 519).
II. Der BGH hielt die Rechtsansicht des BPatG nicht für richtig. Von einem Fehlen der Unterscheidungskraft könne jedenfalls dann nicht ausgegangen werden, wenn es neben der wahrscheinlichsten noch andere praktisch bedeutsame und naheliegende Möglichkeiten gebe, das angemeldete Zeichen so zu verwenden, dass es vom Verkehr ohne weiteres als Marke verstanden werde (vgl. BGH, Beschl. v. 24.04.2008 - I ZB 21/06 Rn. 22 - GRUR 2008, 1093 „Marlene-Dietrich-Bildnis I“; BGH, Beschl. v. 24.06.2010 - I ZB 115/08 Rn. 28 - GRUR 2010, 1100 „TOOOR!“). Dies sei vorliegend der Fall. Es sei auf die Kennzeichnungsgewohnheiten in dem maßgeblichen Warensektor abzustellen. Es gebe mehrere Arten, Bekleidungsstücke zu kennzeichnen. Neben einer rein dekorativen Verwendung des nach Art eines Diskussionsthemas in sozialen Medien gestalteten Zeichens „#darferdas?“ komme zum Beispiel die Verwendung auf dem eingenähten Etikett in Frage. Eine solche Verwendung sehe der Verkehr regelmäßig als Herkunftshinweis an (BGH, Urt. v. 10.11.2016 - I ZR 191/15 Rn. 22 - GRUR 2017, 730 „Sierpinski-Dreieck“).
III. Der EuGH hat den Ansatz des BGH – wenn auch mit leicht abweichenden Formulierungen – gebilligt. Es seien sämtliche wahrscheinlichen Verwendungsarten der angemeldeten Marke zu prüfen. Dies gelte für Verwendungen, die unter Berücksichtigung üblicher Kennzeichnungsgewohnheiten in der betreffenden Branche praktisch bedeutsam sein können. Die Eintragungsbehörde kann sich also bei potenziellen Fun-Marken im Bekleidungssektor nicht mehr auf die Prüfung der wahrscheinlichsten Verwendungsart beschränken, sofern auch eine Anbringung am Etikett nicht völlig fernliegend erscheint. Der EuGH hat zugleich seine etwas missverständliche Formulierung in der Entscheidung „Deichmann SE“ eingefangen (EuGH, Beschl. v. 26.04.2012 - C-307/11, C-307/11 P Rn. 55 - GRUR 2013, 519). Die Aussage in Rn. 55 des Beschlusses sei nur in Fällen relevant, in denen in der betreffenden Branche nur eine Verwendungsart praktisch bedeutsam ist. Diese – keineswegs zwingende – Auslegung der „Deichmann SE“-Entscheidung hatte der BGH bereits mit dem Vorlagebeschluss angeregt und hatte damit Erfolg (vgl. auch BGH, Beschl. v. 15.05.2014 - I ZB 29/13 Rn. 21 - GRUR 2014, 1204 „DüsseldorfCongress“).
IV. Der EuGH hat auf der anderen Seite eine Grenze für den Prüfungsumfang gezogen. Er hat klargestellt, dass Verwendungsarten, die in der betreffenden Branche zwar denkbar, aber praktisch nicht bedeutsam und somit wenig wahrscheinlich seien, als irrelevant einzustufen seien. Die Eintragungsbehörde muss also keinen Markenschutz für Verwendungen gewähren, die nur theoretisch vorstellbar sind. Das Markenregister soll keine Zeichen umfassen, die nur im Falle einer sehr spezifischen Benutzung als Herkunftshinweis taugen und auf die der Inhaber wahrscheinlich nicht zurückgreifen wird. Im Interesse der Rechtssicherheit sollen so Irrtümer bei Nutzern des Registers vermieden werden.


D.
Auswirkungen für die Praxis
Die Entscheidung dürfte spürbare Auswirkungen auf die Eintragungspraxis vor allem bei Bekleidungsmarken haben. Die restriktive Sichtweise des DPMA und des BPatG bei sog. Fun- und Motto-Marken wird zu überprüfen sein. Allerdings deutet sich an, dass das BPatG ungeachtet der Klärung der Streitfrage weiterhin vielen derartigen Anmeldungen jegliche Unterscheidungskraft absprechen könnte. In einzelnen Entscheidungen wurde nämlich die Auffassung vertreten, es könne dahinstehen, ob man neben der wahrscheinlichsten Verwendung weitere praktisch bedeutsame und naheliegende Möglichkeiten einzubeziehen habe. Zwar gelte der Erfahrungssatz, dass der Verkehr in Zeichen, die sich z.B. auf eingenähten Etiketten auf der Innenseite von Bekleidungsstücken befinden, regelmäßig einen Herkunftshinweis sieht. Jedoch würden Bezeichnungen wie „reggae jam“ auch an solchen Stellen nur als beschreibender Hinweis verstanden (vgl. BPatG, Beschl. v. 04.04.2019 - 30 W (pat) 511/17 „reggae jam“). Dies erscheint mehr als zweifelhaft.
Kommen zukünftig Fun- und Motto-Marken häufiger zur Eintragung, wird die Prüfung der herkunftshinweisenden Verwendung auf das Verletzungsverfahren verlagert. Hier wird sich die Frage der rechtserhaltenden Benutzung stellen. Sollte die Marke ausschließlich als Motiv auf der Außenseite von Kleidungsstücken verwendet werden, dürfte es daran fehlen. Ferner wird das Augenmerk auf die markenmäßige Benutzung des angegriffenen Zeichens zu richten sein.


E.
Weitere Themenschwerpunkte der Entscheidung
Der EuGH hat den Grundsatz bekräftigt, wonach inhaltlich identische Bestimmungen der Markenrechtsrichtlinie und der Unionsmarkenverordnung gleich auszulegen sind (vgl. EuGH, Urt. v. 25.07.2018 - C-129/17 Rn. 29 - GRUR 2018, 917 „Mitsubishi Shoji Kaisha u.a./Duma Forklifts“). Dies betrifft vorliegend das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft nach Art. 3 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 2008/95 bzw. nach Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94. Auch in diesem Punkt hat er die Auffassung des BGH in dem Vorlagebeschluss bestätigt.



juris PartnerModule
Auf einen Klick.

Alle juris PartnerModule auf einen Klick!

Alle juris PartnerModule jetzt gratis testen!

Hier gehts zur Übersicht!

Cookies erleichtern uns die Bereitstellung und Verbesserung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Webseiten erklären Sie sich einverstanden, dass wir Cookies verwenden. Der Nutzung können Sie in unserer Datenschutzrichtlinie widersprechen.

Einverstanden
X